Login
www.deurvorst.info

WINSTAFDRACHT BIJ INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Inleiding

Bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zoals een octrooi, auteursrecht, merk, model of kwekersrecht, kan de rechthebbende onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op winstafdracht. Voor een deel kan hij dit combineren met (een van de) twee andere geldelijke sancties bij inbreuk, te weten schadevergoeding (zie www.schadevergoeding.nu) of de forfaitaire vergoeding (zie: www.forfaitairevergoeding.nl).

In deze bijdrage komt winstafdracht aan de orde. Winstafdracht ziet op het afdragen aan de rechthebbende van de winst die is behaald met de inbreuk op een recht van intellectueel eigendom.

Doelstellingen

De wettelijke regelingen voor winstafdracht zijn niet geharmoniseerd in de verschillende wetten inzake de intellectuele eigendom (Rijksoctrooiwet, Verdrag inzake de Intellectuele eigendom (BVIE), Auteurswet, Zaaizaad en Plantgoedwet, Chipswet). De Handelsnaamwet kent geen winstafdracht. De meeste winstafdracht regelingen bevatten ook nog eens verschillen ten opzichte van elkaar.

Aan de verschillende winstafdrachtregelingen liggen dan ook meerdere en onderling verschillende doelstellingen ten grondslag: 
1. het faciliteren van de door inbreuk benadeelde partij bij het geldend maken van haar aanspraak op schadevergoeding;
2. het ontmoedigen van de inbreukmaker opnieuw inbreuk te plegen;
3. het ontmoedigen van piraterij.

Deze doelstellingen zijn eigenlijk niet met één maatregel te realiseren. Wil de rechter de eerstgenoemde doelstelling realiseren dan zal de vermoedelijk geleden of toekomstige schade de grens zetten van de af te dragen winst. 
Bij het realiseren van de tweede doelstelling zal de hoogte van het af te dragen bedrag primair worden bepaald door het netto toegevoegd vermogen van de aansprakelijke partij. 
Voor zover winstafdracht slechts is bedoeld als alternatieve wijze van schadebegroting, hoeft voor oplegging daarvan geen zwaardere eis te gelden dan die van toerekenbaarheid van de dader. 
Is winstafdracht echter ingevoerd om piraterij te bestrijden dan ligt het voor de hand de oplegging van deze sanctie te beperken tot gevallen van piraterij en eventueel andere vormen van flagrante inbreuk.

Voorwaarden voor toewijzing

Kortom, afhankelijk van het type recht van intellectuele eigendom (octrooi, merk, modelrecht, auteursrecht, kwekersrecht, chipsrecht) waarop inbreuk is gemaakt, geldt een eigen stelsel van voorwaarden voor de toewijzing van winstafdracht. Enkele algemene richtlijnen zijn wel te geven omtrent de voorwaarden:

a. Het bestaan van genoten winst

Voor de oplegging van een bevel tot winstafdracht bij inbreuk op de meeste vormen van intellectuele eigendom geldt het bestaan van genoten winst als voorwaarde. De Hoge Raad heeft evenwel uitgemaakt dat dit vereiste niet geldt als voorwaarde voor winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht, waarvoor dezelfde voorwaarden gelden als die voor de toewijzing van schadevergoeding (inbreuk, schade, causaal verband, toerekenbaarheid). Het Benelux Gerechtshof daarentegen stelt winst wel als voorwaarde voor de veroordeling tot winstafdracht bij merkinbreuk.

b. Toerekenbaarheid

Voor winstafdracht geldt op sommige gebieden van de intellectuele eigendom een eis van verzwaarde toerekenbaarheid, zoals die van kwade trouw bij merkinbreuk. Kwade trouw wordt uitgelegd als moedwilligheid. Onder het auteursrecht bijvoorbeeld wordt geen verzwaarde eis van toerekenbaarheid gesteld voor de toewijzing van winstafdracht.

c. Gepleegde inbreuk

Evenals voor de veroordeling tot schadevergoeding en voldoening van een forfaitaire vergoeding geldt voor winstafdracht de eis dat inbreuk reeds heeft plaatsgevonden.

d. Discretionaire bevoegdheid rechter

Verschillende winstafdrachtregelingen – bijvoorbeeld die van de Rijksoctrooiwet en het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) – kennen de rechter een discretionaire bevoegdheid toe de vordering tot winstafdracht af te wijzen. Dit doet hij bijvoorbeeld wanneer winstafdracht een paardenmiddel is of bij voorbaat duidelijk is dat geen winst is genoten.

Deze bevoegdheid heeft de rechter niet bij inbreuk op auteursrecht, anders dan bijvoorbeeld onder het octrooi – en merkenrecht

e. Gerechtigden

Tot winstafdracht zijn onder de meeste wetten inzake de intellectuele eigendom alleen de houders van het recht en de licentiehouder gerechtigd.

Rekening en verantwoording

Ingevolge verschillende winstafdrachtregelingen (niet echter die van de Auteurswet) kan de rechthebbende vorderen dat degene die inbreuk op de intellectuele eigendom heeft gemaakt, wordt veroordeeld rekening en verantwoording af te leggen ter zake van de af te dragen winst. Dit gebeurt soms ook in kort geding.

Begroting van de af te dragen winst

Volgens vaste rechtspraak ziet de sanctie winstafdracht op de afgifte van netto-winst. Dit duidt op het positieve verschil tussen netto-opbrengst minus de daaraan toe te rekenen kosten.

Zowel in de rechtspraak als in de literatuur ontbreekt consensus over het antwoord op de vraag of de kostprijsberekening moet worden verricht door middel van de variabele dan wel de integrale kostprijsberekeningsmethode. Volgens de variabele kostprijsberekeningsmethode wordt de kostprijs enkel samengesteld uit kosten die rechtstreeks variëren met de bedrijfsdrukte, zoals kosten van grondstoffen en lonen. Volgens de integrale kostprijsberekeningsmethode komen zowel directe kosten als een evenredig deel van de indirecte kosten voor aftrek in aanmerking.

De keuze voor de ene dan wel voor de andere methode heeft dus aanzienlijke gevolgen. Ook bij deze keuze zal de achterliggende doelstelling van beslissende invloed moeten zijn.

Toedeling winst aan de inbreuk

Winst is het product van talrijke factoren. Te denken valt aan financiële middelen (werkkapitaal), materiële activa (fabriek, machines, enz.), immateriële activa (mankracht, systemen, goodwill, enz.) en intellectuele eigendom. Wanneer de oplegging van de winstafdracht ertoe strekt te voorkomen dat slechts de onrechtmatige inzet van factoren wordt ontmoedigd, komt slechts de aan de inbreuk toe te delen winst voor afdracht in aanmerking.

De toedeling van de winst aan de inbreuk is een fase die over het algemeen niet kan worden overgeslagen. Daarbij is een zekere willekeur niet te vermijden, waardoor de sanctie winstafdracht in de praktijk als complex en onvoorspelbaar wordt ervaren.

Cumulatie van vorderingen

Los van het eerder genoemde verschil in doelstellingen bij de verschillende wetten inzake de intellectuele eigendom bestaat ook verschil in de mogelijkheid van cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht; onder het auteurs- en octrooirecht is bijvoorbeeld voorzien in de mogelijkheid dat een vordering tot winstafdracht wordt ingesteld naast een tot schadevergoeding; het merkenrecht en modellenrecht bieden de mogelijkheid winstafdracht naast of in plaats van schadevergoeding te vorderen.